(３６)明細書の不備を突く ～サポート要件違反（１）～
サポート要件違反を検討する場合には、請求項が、発明の詳細な説明に記載された具体例に対して拡張ないし一般化できる程度のものかどうかや、請求項において、発明の詳細な説明に記載された課題を解決するための手段が反映されているかどうかの観点から、明細書の記載をチェックする。
無効化のためには、新規性や進歩性の欠如だけでなく、前回取り上げた実施可能要件のように、明細書の記載不備による無効理由の有無も検討する必要がある。
今回は、サポート要件（特許法第３６条第６項第１ 号）違反を取り上げる。
特許法第３６条第６項第１ 号には、“請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない”と規定されている。
それは、“発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載することになれば、公開されていない発明について権利が発生することになるからである。”
（第 II 部 第 2 章 第 2 節 サポート要件 第 2 節 サポート要件(特許法第 36 条第 6 項第 1 号 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf）。
サポート要件の審査に係る基本的な考え方を、以下に引用する。
“(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。
(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第３６条第６項第１項の規定の趣旨に反するからである。
(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。
請求項に係る発明が、
「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。“
サポート要件違反の類型として、以下の４つが挙げられている（https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/pdf/resume/resume_002.pdf https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf）。
“(1) 請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合”
“(2) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合”
“(3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合”
“(4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合”
上記の類型（１）や類型（２）の場合は、通常は審査の段階で解消されているはずであるから、無効化の観点からは、類型（３）と類型（４）に該当するかどうかが一般的には検討課題となる。
審査基準には、類型（３）の補足として、以下の点に留意するようにとの説明がある。
“請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。
発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。“
“各技術分野の特性により異なる”との注意書きは、各技術分野の出願時の技術常識、またその捉え方によって、”拡張ないし一般化できる程度”の判断が変わってくる可能性を含んでいる。
また、類型（４）の補足として、以下の点に留意するようにとの説明がある。
“類型(4)が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方(2.1(3)参照)に基づき、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断される場合である。”
“当業者が認識できるように記載された”という部分は、前回取り上げた実施可能要件と似ており、サポート要件と実施可能要件の違いを理解しておく必要がある。この点については、別の回で取り上げる。
サポート要件違反の類型（３）の事例として、「特許・実用新案審査基準」 事例集には、実施可能要件違反で拒絶理由が出された事例として以前に紹介した「ハイブリッドカー」の事例の説明がある（https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/pdf/resume/resume_002.pdf https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a.pdf）
特許請求の範囲は、以下の通りである。
【請求項 1】
X 試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率が a～b％であるハイブリッドカー。
その［拒絶理由の概要］として、第３６条第６項第１号(サポート要件)については、以下のように説明されている。
“請求項 1 には、a～b％という高いエネルギー効率のみによって規定されたハイブリッドカーが記載されているが、発明の詳細な説明には、上記エネルギー効率を実現したハイブリッドカーの具体例として、ベルト式無段変速機に対して Y 制御を行う制御手段を有するハイブリッドカーが記載されているのみである。
出願時の技術常識に照らせば、ベルト式以外の形式の無段変速機に対して Y 制御を適用した場合にも同様の高いエネルギー効率を達成できることが理解できる。したがって、無段変速機に対して Y 制御を行う制御手段を有するハイブリッドカーまで、上記具体例を拡張ないし一般化できると認められる。
しかし、ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、上記エネルギー効率は a％よりはるかに低い x％程度であって、a～b％なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが出願時の技術常識であり、上記エネルギー効率のみにより規定された請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化するための根拠も見いだせない。
したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。“
前回の「ハイブリッドカー」の事例は理解しやすいが、無効理由としてサポート要件違反を主張することは、実際には容易ではない。
(続く)